Per registrare un marchio si deposita una domanda presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) oppure, per altri Paesi, si chiede la registrazione internazionale gestita dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO). La registrazione attribuisce il diritto esclusivo di usare il segno per i prodotti e servizi indicati, per dieci anni rinnovabili.
Un marchio però va scelto con cura, verificato prima del deposito e poi usato e sorvegliato: altrimenti può essere contestato o perdere valore. Ecco i passaggi, i tempi e gli strumenti di difesa previsti dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005).
In breve
- La registrazione dura dieci anni dalla data di deposito ed è rinnovabile per periodi di dieci anni (artt. 15 e 16 D.Lgs. 30/2005).
- L’UIBM non verifica d’ufficio se esistono marchi anteriori simili: per questo serve una ricerca di anteriorità prima del deposito.
- Il titolare di un marchio anteriore può fare opposizione entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda (art. 176).
- Il marchio non usato per cinque anni decade; le cause di contraffazione spettano alle Sezioni specializzate in materia di impresa.
Cosa si può registrare come marchio?
Può diventare marchio qualunque segno capace di distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli delle altre: parole, nomi di persona, disegni, lettere, cifre, suoni, forme del prodotto o della confezione, combinazioni di colori. Il segno deve poter essere rappresentato nel registro in modo chiaro e preciso (art. 7).
Non sono registrabili i segni generici o soltanto descrittivi, come «Pane fresco» per un panificio, salvo che abbiano acquisito capacità distintiva con l’uso (art. 13). Servono inoltre la novità rispetto ai segni anteriori (art. 12) e la liceità. In pratica, un nome di fantasia è più facile da registrare e da difendere di uno che descrive il prodotto.
La domanda indica i prodotti e i servizi, raggruppati nelle classi della classificazione internazionale di Nizza. La tutela vale per quelli e per i prodotti affini; i marchi che godono di rinomanza sono protetti anche oltre (artt. 15 e 20).
Perché fare una ricerca di anteriorità prima del deposito?
In sede di esame l’UIBM controlla i requisiti come la capacità distintiva e la liceità del segno, ma non i diritti anteriori di terzi (art. 170). Si può quindi ottenere la registrazione di un marchio simile a uno già esistente e scoprirlo solo con un’opposizione, una diffida o una causa, magari dopo aver investito in insegne, confezioni e pubblicità.
La ricerca di anteriorità serve a ridurre questo rischio. Si consultano le banche dati dell’UIBM, dell’EUIPO e della WIPO, ma anche il registro delle imprese e i nomi a dominio: la legge vieta di adottare come ditta, insegna o dominio un segno uguale o simile a un marchio altrui, se c’è rischio di confusione (art. 22). Conta anche l’uso di fatto: il segno già usato da altri con notorietà non solo locale toglie novità al marchio successivo, che diventa contestabile (art. 12).
Come si registra: Italia, Unione europea o estero?
La scelta dipende da dove l’impresa vende o intende vendere. Il marchio italiano si deposita all’UIBM e vale in Italia; il marchio dell’Unione europea, depositato all’EUIPO, vale con un’unica domanda in tutti gli Stati membri (Regolamento (UE) 2017/1001). Per altri Paesi c’è il sistema di Madrid, gestito dalla WIPO: partendo da un marchio italiano o europeo si designano i Paesi di interesse, e per i primi cinque anni la registrazione internazionale dipende dal marchio di base.
I passaggi pratici sono questi:
- Scegliere il segno e la sua forma: solo denominativo, solo figurativo o misto.
- Individuare prodotti e servizi e le relative classi, pensando anche agli sviluppi futuri.
- Fare la ricerca di anteriorità e valutarne i risultati.
- Depositare la domanda e pagare le tasse, che variano secondo l’ufficio e il numero di classi: vanno verificate sulle tariffe ufficiali di UIBM, EUIPO o WIPO.
- Seguire esame, pubblicazione ed eventuali opposizioni fino alla registrazione.
Quanto dura il marchio e quando si perde?
La registrazione dura dieci anni dalla data di deposito e si rinnova per periodi di dieci anni, senza limiti (artt. 15 e 16). Anche il marchio dell’Unione europea dura dieci anni ed è rinnovabile. Conviene annotare subito la scadenza, perché il rinnovo va chiesto nei termini previsti.
Il marchio va anche usato. Decade se non viene usato in modo effettivo entro cinque anni dalla registrazione, o se l’uso resta sospeso per cinque anni di fila, salvo un motivo legittimo (art. 24). Decade inoltre se diventa il nome generico del prodotto. La decadenza si può chiedere al giudice o, con procedura amministrativa, allo stesso UIBM (art. 184-bis). È quindi utile conservare prove dell’uso: fatture, cataloghi, pubblicità.
Come ci si difende da chi copia il marchio?
Con l’opposizione
Il titolare di un marchio anteriore, o il suo licenziatario esclusivo, può opporsi alla registrazione del marchio altrui entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda (artt. 176 e 177). Il procedimento davanti all’UIBM si apre con un periodo per tentare un accordo (art. 178). Anche davanti all’EUIPO il termine è di tre mesi. Per non perdere queste scadenze esistono servizi di sorveglianza delle nuove domande.
Con l’azione in tribunale
Il titolare può vietare l’uso di segni identici o simili per prodotti identici o affini, quando c’è rischio di confusione per il pubblico (art. 20). Le cause spettano alle Sezioni specializzate in materia di impresa (art. 120). In Sicilia sono presso i tribunali di Palermo e di Catania: a Catania vanno le controversie del suo distretto di corte d’appello, a Palermo quelle del resto dell’isola, compreso il distretto di Caltanissetta, salvo regole speciali come quelle per le società con sede all’estero (art. 4 D.Lgs. 168/2003).
Nei casi urgenti si possono chiedere la descrizione o il sequestro dei prodotti contraffatti e l’inibitoria, con una somma per ogni violazione successiva (artt. 129 e 131). Con la sentenza il giudice può ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione della merce, liquidare il danno o disporre la restituzione degli utili del contraffattore, e far pubblicare la decisione (artt. 124, 125 e 126). La contraffazione può essere anche reato (artt. 473 e 474 c.p.).
Attenzione ai tempi: chi tollera per cinque anni consecutivi, conoscendolo, l’uso di un marchio posteriore registrato non può più chiederne la nullità, salvo malafede (art. 28). Quando la copia riguarda anche confezioni, slogan o denigrazione, si aggiunge la tutela contro la concorrenza sleale.
Domande frequenti
Posso usare un marchio senza registrarlo?
Sì, ma il «marchio di fatto» ha una tutela più debole, legata all’uso e alla notorietà, che va provata caso per caso. La registrazione dà una data certa e un titolo opponibile a tutti.
Registrare la ditta o il nome a dominio basta a proteggere il marchio?
No. Ditta, insegna e dominio sono segni diversi dal marchio e non danno un’esclusiva sui prodotti. Anzi, se sono simili a un marchio altrui registrato possono essere vietati (art. 22).
Il marchio si può cedere o concedere in licenza?
Sì, per tutti o parte dei prodotti, con un atto da trascrivere all’UIBM perché sia opponibile ai terzi (artt. 23, 138 e 139). È la base di molti accordi commerciali, come il franchising, e un bene da verificare nella due diligence, la verifica legale che precede un’acquisizione.
Scegliere e proteggere un marchio richiede valutazioni tecniche e commerciali insieme. Lo Studio assiste le imprese nella tutela d’impresa, dalla ricerca di anteriorità alle azioni contro la contraffazione: per una valutazione del vostro caso, i recapiti delle sedi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.
